驰名商标保护的“被动”与“主动”

新《商标法》实施一年来，“驰名商标”字样这一广告的宠儿已经从我们的视线中消失，但是，对于广大企业特别是知名度高的企业来说，他们仍希望行政主管机关对驰名商标进行主动认定、主动保护，故有必要从《商标法》规定的被动保护、个案认定、个案有效等方面，进一步厘清驰名商标制度的法律本意，同时回应企业对“主动保护”的关切。
　　被动保护、个案认定

　　根据不同的标准，对驰名商标的认定方式可以进行不同的分类：（1）根据认定机构划分，可分为行政认定和司法认定。前者是指国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会的认定；后者是指由人民法院认定驰名商标。（2）根据认定与纠纷有无联系，可以分为事前认定与事后认定。事前认定又称主动认定，是指没有纠纷发生时，行政机关事先认定驰名商标，作为以后进行特殊保护的依据。事后认定又称被动认定、个案认定，是指发生商标权益纠纷时，行政机关或者人民法院根据当事人的请求对商标是否驰名作出认定。《商标法》第十四条第一款规定：“驰名商标应当根据当事人的请求，作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定”。本条就是关于驰名商标认定原则的规定，其中，“应当根据当事人的请求”即被动保护原则，是指商标局、商标评审委员会、有管辖权的人民法院只能根据案件当事人的请求进行认定，而不能主动依职权进行认定，“无请求无认定”；“作为处理涉及商标案件需要的事实进行认定”即个案认定原则和按需认定原则，“个案认定”是指驰名商标只能在涉及商标的案件中认定，“无案件无认定”。国家工商行政管理总局《驰名商标认定和保护规定》第四条对此明确规定：“驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则”。

　　商标驰名是获得特殊保护的前提，这是认定驰名商标的全部意义。驰名商标应当与保护联系在一起，没有纠纷时的事前认定，不符合认定驰名商标的目的，更不符合行政机关“法无授权不可为”的法治原则。而且，每一个驰名商标的驰名程度都存在差异，禁止权的范围无法事先确定。驰名商标特殊保护的必要性及其保护范围，与第三人使用的混淆后果、不正当竞争因素、寄生行为性质、淡化商标的后果是联系在一起的。因此，驰名商标的效力本质上是一种消极效力，是凭借知名度获得的高度对抗力，对抗结果取决于商标的驰名程度与他人使用行为的正当性、使用的消极后果之间的对比与衡量。驰名不是一种先定的资格，而是当事人主张对抗他人商标注册和使用的理由。要评价对抗力的大小“要与其显著性和知名度相适应，对于显著性越强和知名度越高的驰名商标，要给予更宽的跨类保护范围和更强的保护力度”，这都有赖于将驰名商标的认定和保护置于个案考虑。驰名商标认定的目的在于保护，而保护不可能脱离个案，脱离案件搞认定无异于“中国名牌”评比。

　　个案有效

　　个案有效原则体现在《商标法》第十四条第一款中，根据该款第（四）项的规定，“商标作为驰名商标受保护的记录”是其后认定该商标是否驰名的参考因素之一。所谓个案有效，是指驰名商标认定只在该案件中有效。确立这一原则的理由在于：其一，商标的知名度是动态的，商标驰名必然也是动态的，具有时间性。市场规律决定了一个商标不可能“一旦驰名、终身驰名”。其二，保护对方当事人答辩权利的需要。以侵害商标权案件为例，被控侵权或者被投诉侵权方行使答辩权利的重要前提之一是其知晓权利人的理由、主张的事实及证据，仅凭之前认定驰名商标的裁定书、判决书等记录，就当然认定原告的商标驰名，对于被控侵权或者被投诉侵权方而言，无异于原法律文书“说它驰名就驰名”，显然在一定程度上剥夺了答辩权利。坚持个案认定，个案有效就是要废除过去的有效期制度，因为一旦确立有效期制度，则在有效期内，驰名商标就具有不可争辩性，就可能出现驰名商标“不再驰名也驰名”的局面，这也是禁止将驰名商标认定结果用于广告宣传的立法理由之一。

　　行政机关和司法机关对如何对待“驰名商标保护记录”上，规定不尽一致。国家工商行政管理总局《驰名商标认定和保护规定》第十六条第二款规定：“当事人请求驰名商标保护的范围与已被作为驰名商标予以保护的范围基本相同，且对方当事人对该商标驰名无异议，或者虽有异议，但异议理由和提供的证据明显不足以支持该异议的，商标局、商标评审委员会、商标违法案件立案部门可以根据该保护记录，结合相关证据，给予该商标驰名商标保护。”据此，“对方当事人”提出异议的同时，还需就其所“提出异议”承担举证责任，即“提供该商标不驰名的证据材料”。最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二十二条第三款规定，“当事人对曾经被行政主管机关或者人民法院认定的驰名商标请求保护的，对方当事人对涉及的商标驰名不持异议，人民法院不再审查。提出异议的，人民法院依照商标法第十四条的规定审查。”据此，只要被告对原告商标驰名提出异议，人民法院即需进行重新审查，被告不承担“原告商标不驰名”的举证责任。

　　“主动保护”的必要性与可能性

　　我国驰名商标认定实践之初系主动认定，并在商标实质审查阶段予以主动保护。1996年颁布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第八条明确规定：“将与他人驰名商标相同或者近似的商标在非类似商品上申请注册，且可能损害驰名商标注册人的权益，从而构成《商标法》第八条第（9）项所述不良影响的，由国家工商行政管理局商标局驳回其注册申请”，此规定于2003年修正该规章时予以删除。其后，随着商标法实践的发展，对驰名商标实行被动保护基本已成共识，在商标申请实质审查阶段，商标局一般不再依职权适用《商标法》“不良影响”条款或者“驰名商标保护”条款主动保护驰名商标，而是留给后续程序由权利人主张适用驰名商标保护条款寻求保护。这对企业在商标监测等方面提出了更高的要求，客观上也增加了权利人维权成本。有的企业为了降低启动异议、无效宣告等法律程序的成本，转而采取在相关类别进行防御性注册，以主动保护已经被认定的或者潜在的“驰名商标”，但往往不实际使用防御性注册的商标，由此产生“注册成本高”和“面临因三年不使用被撤销”的问题。此外，大量防御性注册也是我国的商标申请量不断增长的诱因之一，既增加了企业负担，也增加了行政机关的审查工作量。

　　《商标法》第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告”。其中“本法有关规定”本是一个开放式的规定，对此是否可以作包括《商标法》第十三条的解释，由此赋予商标局在实质审查程序中适用该条款以主动保护驰名商标的职权，值得讨论。全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会编著的《中华人民共和国商标法释义》（法律出版社2013年版）只是将“本法有关规定”解释为“主要包括本法第十条（关于商标禁用标志）、第十一条（因不具有显著特征不得注册）、第十二条（关于三维标志不得注册的情形）等有关绝对拒绝注册理由的情形的规定等”，似未完全排除“本法其他有关规定”的适用，故有讨论余地。但是，有观点认为，《商标法》第十四条明确了驰名商标被动保护、个案认定原则，“只有在商标的申请注册、使用发生纠纷的时候，才需要认定一方的商标是否为驰名商标，认定也应仅对处理纠纷个案有效，这是各国的通行做法”。该条款确立的驰名商标被动保护、个案认定和按需认定原则固然是立法进步所在，但以此完全排除在审查程序中保护驰名商标，则并非“各国的通行做法”，因为根据美国、日本和我国台湾地区立法与实践，商标主管机构都可以在商标审查程序中主动保护驰名商标，需要作进一步研究借鉴。